¿Cómo se licencia una patente?

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octubre 08 2021

El patentar un invento o modelo de utilidad te permite protegerlo y tener derechos sobre él; no obstante, herramientas legales como las licencias, te permiten ceder la explotación de tu invención sin perder tus garantías.

En otras palabras, así como el inventor tiene la facultad de proteger su creación registrándola ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), las licencias permiten que terceros hagan uso de la patente a cambio de una contraprestación económica para el titular.

Existen distintos tipos de licencias para patentes:

  • Licencias voluntarias o contractuales
  • Licencias obligatorias

Licencias voluntarias o contractuales

Se trata de un contrato en el que el titular del derecho de patente (licenciante) autoriza que un tercero (licenciatario), fabrique, utilice o comercialice su invención patentada a cambio del pago de una contraprestación denominada regalía.

Aunque generalmente se establecen las condiciones de la licencia, como el período convenido, en caso de que las partes no fijen el tiempo por el que se concede la concesión, la ley se encargará de fijarlo.

Este tipo de licencias conllevan ciertas obligaciones para ambas partes:

Obligaciones del licenciado

  • Pago del canon contractualmente fijado.
  • Explotación de la patente licenciada.
  • Custodia del know how o conocimientos secretos transmitidos por el licenciante para facilitar la explotación de la patente.

Obligaciones del licenciante

  • Transmisión del know how referente a la patente licenciada.
  • Afrontar la responsabilidad en que hubiera podido incurrir por falta de titularidad de lo licenciado, por carencia de facultades para licenciar o por daños causados a terceros por los defectos inherentes a la invención.

Licencias obligatorias

Respecto a las licencias obligatorias, el artículo 70 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI), establecen lo siguiente:

“Tratándose de invenciones, después de tres años contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro años de la presentación de la solicitud, según lo que ocurra más tarde, cualquier persona podrá solicitar al Instituto la concesión de una licencia obligatoria para explotarla, cuando la explotación no se haya realizado, salvo que existan causas debidamente justificadas”.

Esto quiere decir que después del tiempo mencionado, cualquier persona puede solicitar que el IMPI le conceda una licencia obligatoria para explotar la invención cuando ésta no se use en México, a menos que existan razones justificadas.

Sin embargo, aunque un tercero presente una solicitud de licencia obligatoria ante el Instituto, el titular cuenta con un año a partir de la fecha en que IMPI informa acerca de dicha solicitud para comenzar a hacer uso de la patente en México, ya sea exportando el producto patentado o usándolo en el país directamente o a través de una licencia registrada ante el IMPI.

Pasos para inscribir una licencia de patente ante el IMPI

  1. Presentar el escrito libre en el que se solicite la inscripción de la licencia de explotación de patente
  2. Realizar el pago del trámite
  3. Presentar documentos que constaten la licencia de explotación de patente o registro
  4. Contar con la asesoriá de abogados especializados en propiedad intelectual para dar seguimiento al proceso.

En De Hoyos Koloffon® contamos con más de 19 años de experiencia registrando patentes y sus licencias de uso, te ayudaremos durante todo el proceso y resolveremos todas tus dudas.

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