En materia de signos distintivos (marcas, avisos comerciales y nombres comerciales), la cuestión de la “mala fe” se comenzó a regular en nuestro país a partir de las últimas reformas a la antigua Ley de la Propiedad Industrial (las cuales entraron en vigor el 10 de agosto de 2018). Como ha sido informado a nuestros clientes, a partir del 5 de noviembre de 2020 ha entrado en vigor el nuevo marco normativo en la materia: la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI). En la LFPPI, la mala fe ha sido finalmente conceptualizada, lo que ayuda a determinar sus alcances y formas de aplicación.
Antes de las referidas reformas a la antigua ley, vigentes a partir del 10 de agosto de 2018, la mala fe sólo se encontraba implícita en la hipótesis de nulidad que contemplaba la posibilidad de anular un registro de marca, cuando ésta hubiese sido solicitada por un agente, representante, distribuidor o usuario de su legítimo titular (quien hubiese registrado la marca en el extranjero), pretendiera aprovecharse de esa relación para registrar el signo en México sin el consentimiento expreso de su legítimo titular.
Desde las reformas del 2018, la mala fe pretendió ser implementada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) con dos claros propósitos:
- constituirse como un impedimento (o prohibición) durante el trámite de registro de signos distintivos;
- conformarse como una causal de nulidad de un registro concedido por el IMPI.
No obstante, debido a una deficiencia legislativa, la conceptualización de la mala fe en las reformas del 2018 conjuntó una hipótesis general (cuando el signo es solicitado de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio o la industria) con una hipótesis específica (cuando se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular) lo que dejó un campo extenso para la interpretación, dificultando la acción y la defensa de los intereses que pretendieran ejercerse a través de dicha figura.
Gracias a la entrada en vigor de la LFPPI, la mala fe ha sido conceptualizada exclusivamente mediante la hipótesis específica referida en el párrafo anterior. Este acierto legislativo recupera el tono de la figura que puede apreciarse en otras legislaciones o marcos normativos, como el de los Estados Unidos o el de la Unión Europea, a partir de los cuales se coligen los tres elementos fundamentales de la mala fe:
- una intención desleal;
- un beneficio indebido para el solicitante;
- un perjuicio para su legítimo titular.
En virtud de lo anterior, hoy en día la mala fe es una conducta relevante en la tramitación de signos distintivos, procedimientos de oposición y solicitudes de declaración administrativa de nulidad.
Si está interesado en conocer más sobre este tema o si desea recibir más información sobre los servicios que en materia de protección de marcas prestamos en De Hoyos Koloffon®, no dude en escribirnos. Será un placer para nosotros el seguir protegiendo sus activos de propiedad industrial, tanto en México como en el extranjero.
