Registro de marca
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¿Qué implicaciones legales tiene la distintividad adquirida y cómo se determina?
Uno de los factores más importantes para una marca es la distintividad que le confieren las características que la hacen reconocible.
Es clave para el éxito, porque permitirá que la marca o producto sea memorable para los clientes y que se genere afinidad con estos, pero en temas de registro de marca, la distintividad es un concepto legal en evolución.
¿A qué se refiere la distintividad adquirida?
El concepto de distintividad adquirida o secondary meaning hace referencia a las propiedades particulares de un signo que permiten que sea particularmente reconocible de sus competidores gracias al uso que se le ha dado en el mercado.
El concepto surgió en las negociaciones del Acuerdo sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) que se desarrollaron en 1948 para establecer las normas del comercio internacional.
En 1995, la Organización Mundial de Comercio reemplazó los lineamientos de esas negociaciones por las reglas del Acuerdo de Marrakech, que incluye en sus anexos disposiciones referidas a los derechos de propiedad intelectual.
El Anexo 1C del documento señala en su artículo 15 los requisitos que debe cumplir una marca de fábrica o comercio, puntualizando:
“Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso.”
¿Desde cuándo se da validez a la distintividad adquirida?
En México el concepto de distintividad adquirida es legalmente válido desde que se hicieran cambios a la Ley de Propiedad Industrial, en 2018.
La vigente Ley Federal de Propiedad Industrial indica que pueden obtener carácter distintivo los signos que “desde un principio carecen de distintividad, pero pueden alcanzar el reconocimiento del público a través de su uso en el comercio, lo que les permite tener la posibilidad de protección por medio de su registro”.
La ley deja abierta la posibilidad de registro de marcas genéricas, pero hay requisitos para que se declare una distintividad adquirida; lo principal es demostrar que el signo es reconocido como la marca de un comerciante único por parte de un sector suficientemente importante de la sociedad.
¿Qué elementos pueden ser objeto de distintividad adquirida?
Existen ejemplos de elementos que han sido admitidos como factores de distintividad adquirida en diferentes partes del mundo; principalmente características que conforman las marcas no tradicionales, entre ellas:
- Marca olfativa
- Marca sonora
- Imagen comercial
¿Cómo se obtiene la distintividad adquirida?
Más allá de que exista una solicitud de registro para un elemento característico de una marca, obtener la distintividad adquirida requiere un trabajo de investigación por parte de quien realiza la petición, para tener claro que el signo o término que no podría protegerse legalmente ha alcanzado tal grado de asociación con el fabricante de un producto que adquiere un segundo significado.
En México es reciente el caso de Laboratorios Le Roy, marca de material destinado al cuidado de la salud que durante décadas ha utilizado en sus empaques el color amarillo y a la que el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el registro de este elemento característico por considerar que la identificación por parte del público está tan arraigada que el tono particular del color resulta inconfundible.
El reconocimiento que amerita la calificación como un elemento distintivo se produce gracias a la difusión y el uso que se le da a un signo en particular. La distintividad adquirida, bajo estas consideraciones, se produce por el uso regular de elementos durante un tiempo prolongado y los esfuerzos destinados a dar a conocer un producto.
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