Contar con el registro de marca te permite comercializar tus productos o servicios de manera exclusiva; sin embargo, otro beneficio que trae consigo es que, al reconocerte como titular exclusivo, impide que terceros puedan explotarla o usarla sin tu consentimiento.
El uso de marcas sin autorización es una situación muy común que atendemos en nuestro despacho, por eso, hemos decidido dedicar un artículo de blog al tema con el fin de aclarar dudas y que las personas sepan qué hacer si alguien está utilizando su marca sin autorización o licencia.
Como este es un hecho usual, antes de considerar tomar acciones legales, es necesario plantearte las siguientes preguntas para saber cómo proceder:
- ¿Tu marca está debidamente registrada?
- ¿Cuentas con evidencia (pruebas) de que se está usando tu marca sin permiso?
- ¿Cómo están usando tu marca? ¿Solo el nombre, el logo o todo?
- Quien la utiliza, ¿está sacando ventaja o provecho a partir del éxito comercial que has obtenido con tu marca para los mismos productos o servicios?
- ¿Crees que tu público o clientes podrían confundir la otra marca con la tuya?
- ¿Cuentas con la exclusividad sobre la marca que utilizas?
Las respuestas te ayudarán a saber cuál es tu panorama y qué acciones legales puedes llevar a cabo para impedir el uso no autorizado de tu marca, por ejemplo:
Si tu marca está registrada y alguien intenta hacer uso de ella, tienes una gran ventaja porque cuentas con el resguardo de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (Ley), así como de la autoridad y puedes ejercer o hacer valer tu derecho de solicitar la imposición de infracciones administrativas y medidas de sanción aplicables señaladas en la Ley.
Sin embargo, es importante recalcar que, en muchos casos, las personas que utilizan una marca indebidamente no lo hacen con mala intención, pues a veces esto sucede debido a la desinformación. Es decir, utilizan marcas que no les corresponden porque no tienen la asesoría adecuada y no sabían que ya existía ese registro.
En este tipo de casos, lo más probable es que la persona que está haciendo uso de tu marca no quiera involucrarse en temas legales, por lo que, dependiendo del caso, en ocasiones puede bastar con remitir una carta de advertencia haciéndole saber que tú eres el titular exclusivo de la marca, invitándolo a dejar de usarla de inmediato, y que cuentas con la posibilidad de iniciar acciones legales en su contra buscando, de manera amigable y por voluntad propia, deje de usarla.
Si, por otro lado, la persona no desiste y continúa utilizando tu marca indebidamente, será necesario iniciar un procedimiento contencioso para solicitar una declaración administrativa de infracción ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Por otro lado, puedes de igual forma solicitarle al IMPI que implemente medidas provisionales para detener las conductas que infringen el registro de marca, tales como:
- Retiro de circulación y aseguramiento de mercancías, así como la suspensión o el cese de los actos que constituyan una violación.
- Suspensión de la libre circulación de mercancía de procedencia extranjera, consiste en impedir el ingreso a territorio mexicano de mercancía que infrinja derechos de propiedad industrial en México, los productos serán resguardados por la Autoridad Aduanera Mexicana.
- Suspensión de la libre circulación de mercancía de procedencia extranjera en tránsito, es similar a la anterior, pero se enfoca en mercancía extranjera que no pretende introducirse al territorio mexicano, sino que tiene como fin otro país.
Estas medidas provisionales pueden solicitarse durante y antes de presentar la solicitud de declaración administrativa de infracción.
Un caso más complicado es cuando ya tienes tiempo utilizando tu marca, pero no la has registrado y alguien más solicita el registro ante el IMPI. Estos casos también son muy comunes: desde el socio de una empresa que puso la marca a su nombre sin consultarlo con los demás socios, hasta una compañía que sin mala intención solicitó el registro y lo obtuvo sin que hubiera un antecedente, e incluso, existen extorsionadores o secuestradores de marca que se dedican a investigar aquellas que no están registradas y en uso, para ellos registrarlas y posteriormente pedir dinero al usuario real a cambio del registro de marca.
Ante esta situación, lo primero que debes hacer es aceptar que debiste haber registrado tu marca con anticipación y como consecuencia, si tu intención es recuperarla, es muy probable que debas hacerlo mediante un litigio.
La mejor forma de evitar entrar en litigios y usar tu marca con seguridad y certeza jurídica, es que la registres desde el inicio, ya que los procesos contenciosos son largos, costosos y desgastantes, y mientras se resuelven no debes hacer uso de la marca, lo cual llega a afectar gravemente a los negocios.
Si te encuentras en cualquiera de los escenarios que te hemos mencionado, en De Hoyos Koloffon® podemos ayudarte. Contamos con 19 años de experiencia registrando marcas en México y en el extranjero, además de que somos especialistas en litigios de propiedad intelectual, por lo que te asesoraremos adecuadamente y te apoyaremos durante todo el proceso.
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